een plus een is drie, noot bij Welzorg-vonnis

welzorg

Op 21 juli 2004 heeft de voorzieningenrechter te Breda een vonnis in kort geding gewezen tussen Welzorg Nederland BV ('Welzorg') en de GGD. Alles draaide om het Beneluxmerk 'WELZORG' van Welzorg.

Wat was het geval? Welzorg heeft op heeft op 3 februari 1992 het woordmerk WELZORG, geregistreerd onder nummer 504683, ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau, voor de klassen 9, 10, 16, 37 en 42: geneeskundige en andere hulpverleningstoestellen alsmede onderhoud en herstel aan die toestellen en advies m.b.t. thuiszorg. De inschrijving is op 3 februari 2002 verlengd voor de duur van tien jaar. De GGD bood op www.zorgwel.nl, www.zorgwelflevoland.nl, zorgwelbrabant.nl en zorgwelzuidholland.nl informatie aan m.b.t. zorg, welzijn en wonen. Welzorg eiste dat de GGD zou stoppen met het inbreukmakend gebruik van haar merk. Volgens Welzorg was er sprake van verwarringsgevaar tussen WELZORG en Zorgwel. De GGD stelde dat WELZORG geen onderscheidend vermogen had. Welzorg bestreed dit. Volgens haar is door de woordcombinatie 'wel' en 'zorg' een nieuw (fantasie)woord ontstaan, dat op speelse wijze verwijst naar 'welzijn' en 'gezondheidszorg'.

De voorzieningenrechter oordeelde echter dat de combinatie van WELZORG niet meer is dan de loutere som der delen en dus geen onderscheidend vermogen heeft, zodat geen merkrecht is verkregen. Welzorg kon zich dus niet verzetten tegen het gebruik van de woorden 'wel' en 'zorg' als beschrijving van de eigenschappen van de waren of diensten ex artikel 13A lid 7 BMW en dus verloor zij de procedure. De voorzieningenrechter baseerde zijn oordeel op de arresten van het Hof van Justitie te Luxemburg inzake Biomild en Postkantoor van 12 februari 2004, waarover zo meteen meer.

Laten we recapituleren wat een merk is. Recht op een merk ontstaat als het aan de door de Benelux-merkenwet voor rechtsverkrijging gestelde materiële vereisten voldoet (art 1, 2 en 4 BMW) en het is gedeponeerd (artt. 6, 7en 8 BMW). De materiële vereisten zijn dat het merk deugdelijk, geoorloofd en rechtmatig is. Het niet voldoen aan de eerste twee vereisten leidt tot zgn. absolute ontoelaatbaarheid. Het niet voldoen aan rechtmatigheid leit tot zgn. relatieve ontoelaatbaarheid. De onderhavige kwestie spitst zich toe op de vraag omtrent de deugdelijkheid.

Het merk moet deugdelijk zijn, d.w.z. om merk te kunnen zijn moet het voldoen aan de eisen die in art. 1 BMW aan tekens en benamingen worden gesteld. Die geldigheidsgrond wordt vóóraf door het Benelux merkenbureau getoetst. Ik vraag mij trouwens af die toetsing waard is, nu die te allen tijde door een rechter kan worden overruled. Ergo, ik vraag mij af wat de bescherming van een geregistreerd merk waard is, als een rechter die bescherming kan opheffen of onthouden. Het Benelux-Merkenbureau is opgericht krachtens het op 19 maart 1962 ondertekende verdrag tussen België, Nederland en Luxemburg (zgn. Beneluxverdrag). Het Benelux-Merkenbureau is de enige en officiële instantie voor de registratie van merken in de Benelux en is belast met de uitvoering van de BMW. Het is een gespecialiseerde instantie, die competent is (en geacht mag worden) om over de deugdelijkheid van merken te beslissen. Waarom stelt de rechterlijke macht zich bij de beantwoording van de deugdelijkheid van merken dan niet terughoudend op? Een onderbouwde beslissing over de zgn. absolute toelaatbaarheid van het merk is reeds door het Benelux Merkenbureau genomen, waardoor verdedigbaar is dat de rechter zich beperkt tot een marginale toetsing, namelijk de toetsing of het Benelux Merkenbureau in redelijkheid tot haar oordeel is kunnen komen.

Tekens (en benamingen) moeten aan één gemeenschappelijke eis voldoen; zij moeten onderscheidend vermogen hebben. Uitgangspunt daarbij is dat het merk in zijn geheel bekeken moet worden. Uitsluitend beschrijvende aanduidingen die naar hun aard niet kunnen dienen om de waren naar hun herkomst te onderscheiden, kunnen niet als merk dienen. Maar wanneer zijn aanduidingen uitsluitend beschrijvend? Over dat onderwerp zijn een reeks arresten gewezen.

De recentste - en voorlopig belangrijkste - zijn de arrresten Baby-Dry, Biomild & Postkantoor, en Doublemint, waarin telkens de grens van artikel 3 van de merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG), werd opgezocht. In artikel 3 worden de gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving opgesomd. Het bepaalt in de leden 1 en 3:
"1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
[...]
g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;
[...]
3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.
"
De ratio van dit artikel is - kort gezegd - om te voorkomen dat in het taalgebruik normale woorden worden gemonopoliseerd, bijv. dat een ijsfabrikant het teken 'IJS' monopoliseert. Die benaming moet door iedereen vrij kunnen worden gebruikt.

In de zaken Biomild en Postkantoor, waaraan de voorzieningenrechter i.c. refereert, had het Benelux Merkenbureau geweigerd om Biomild en Postkantoor als merken in te schrijven, omdat de tekens al te zeer beschrijvend waren, althans waren samengesteld uit louter beschrijvende bestanddelen. De uitkomst hiervan was dat een combinatie van op zichzelf beschrijvende bestanddelen, in staat moet zijn een ongebruikelijke wending te geven in syntactische of semantische zin, zodat het nieuwe woord niet langer beschrijvend is. Andere mogelijkheid is dat het nieuwe woord in het normale taalgebruik een eigen betekenis heeft gekregen, waardoor het losstaat van de som der betekenissen van zijn bestanddelen.

Het HvJ overwoog in ro. 39 (Biomild-arrest): "Het louter naast elkaar plaatsen van dergelijke bestanddelen zonder daarin een ongebruikelijke wijziging, met name van syntactische of semantische aard, aan te brengen kan slechts een merk opleveren dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen worden gebruikt om kenmerken van deze waren of diensten aan te duiden." En in r.o 43 dat "een merk bestaande uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling vormt, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen."

Er zal met andere woorden voldoende afstand gehouden moeten worden van de indruk die uitgaat van de loutere samenvoeging van bestanddelen. Hierdoor verfijnde het HvJ het merkbaar-verschil-criterium zoals zij dat voor het eerst in het Baby-Dry-arrest van het HvJ van 20 september 2001 tot uitdrukking bracht. In het Baby-Dry-arrest overwoog het HvJ dat elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordencombinatie waarvoor de inschrijving is aangevraagd en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of dienst of de essentiële eigenschappen te duiden, geschikt was om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te geven, zodat zij als merk kon worden ingeschreven. Sinds de Postbank/Biomild-arresten is niet 'elk merkbaar verschil' meer bepalend, maar slechts het merkbare verschil tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat. Dit betekent desalniettemin dat vrijwel iedere combinatie van op zichzelf beschrijvende bestanddelen waarin een ongebruikelijke (taalkundige) 'twist' of kronkel zit, op zichzelf voldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te worden erkend..

De les die Biomild/Postkantoor en Baby-Dry ons dus leren, is dat het totale woord merkbaar moet verschillen van de loutere som van zijn bestanddelen: één plus één is drie (beter wiskundig : '1 plus 1 is niet gelijk aan 2').

Er is echter nog een ander belangrijk arrest gewezen. De Doublemint-zaak (HvJ-EG 23 oktober 2003, C-191/01 P) betrof een gemeenschapsmerkdepot voor (onder meer) kauwgom. In dat arrest heeft het Hof geoordeeld dat bepaalde tekens vrij moeten worden gehouden om door iedere belanghebbende te worden gebruikt om essentiële eigenschappen van waren of diensten aan te duiden, de zogeheten "Freihaltebedürfnis." Het HvJ EG gaf aan dat met art. 3 lid 1 sub c van de merkenrichtlijn een doel van algemeen belang wordt nagestreefd, "inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden." (rov. 31) En in r.o. 32: "De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt". In dat kader bepaalde het HvJ dat moet worden onderzocht of de omstreden woordcombinatie door andere marktdeelnemers kan worden gebruikt om een kenmerk van hun waren en diensten te duiden.

Wat moeten wij nu uit vorenstaande arresten afleiden? Mijns inziens is er sprake van een tweeledige toets die eruit bestaat dat eerst onderzocht moet worden of één plus één drie is en zo ja, of de woordcombinatie door andere marktdeelnemers kan worden gebruikt om een kenmerk van hun waren of diensten aan te duiden. Ik sluit hiermee aan bij de voorzieningenrechter te Utrecht die op 20 november 2003 in kort geding uitspraak deed (LJN AN8558, Taalkalender): "Bij de beantwoording van de vraag of het merk TAALKALENDER enig onderscheidend vermogen heeft voor een product als het onderhavige, is van belang dat aan de afzonderlijke elementen van het merk, te weten "taal" en "kalender", in ieder geval geen onderscheidend vermogen kan worden toegekend. Het betreft gangbare aanduidingen die, zeker indien zij gerelateerd worden aan het onderhavige product, geen bijzondere (niet voor de hand liggende) betekenis hebben. Aldus rijst de vraag of de samenstelling TAALKALENDER enige toegevoegde waarde heeft in die zin, dat daardoor een merkbaar verschil ontstaat ten aanzien van de afzonderlijke elementen waaruit het is samengesteld. De voorzieningenrechter past hier het criterium toe dat volgt uit het arrest HvJEG 20 september 2001, NJ 2002/139 (Baby-Dry), in combinatie met de vraag of de aanduiding Taalkalender ook door andere marktdeelnemers kan worden gebruikt om een kenmerk van hun waren of diensten aan te duiden."

Er zijn maar bitter weinig gevallen denkbaar dat een benaming wel onder het Biomild-criterium, maar niet onder het Doublemint-criterium valt. In vrijwel alle gevallen zal een woordcombinatie met een twist of kronkel er niet een zijn die door andere marktdeelnemers kan worden gebruikt om hun waren of diensten te duiden. Laat echter onverlet dat die toetsing wel moet plaatsvinden om uit te sluiten dat een woordcombinatie met een twist toch onvoldoende onderscheidend vermogen heeft op grond van het Doublemint-criterium.

Terug naar het onderhavige geval waar de voorzieningenrechter oordeelde dat het woord WELZORG niet een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen.

Is het zo dat WEL en ZORG louter beschrijvend zijn? Nee. ZORG is, gelet op de diensten en waren van Welzorg een twijfelgeval, maar 'WEL' is - hoewel het een gangbaar woord is - volstrekt nietszeggend in relatie tot hulpverleningstoestellen etc.. Welzorg stelt zich op het standpunt dat het merk WELZORG de eenvoudige combinatie van de twee woorden "wel" en "zorg" overtreft, omdat het een fantasiewoord is dat op speelse wijze verwijst naar "welzijn" en "gezondheidszorg". Sec genomen is de constatering van de rechter correct dat " het woord WELZORG niet meer is dan de som van zijn bestanddelen "wel" en "zorg", maar dat rechtvaardigt nog niet de conclusie dat Welzorg geen onderscheidend vermogen bezit en dus geen merk zou kunnen zijn. Dit ware anders als 'wel' en 'zorg' gebruikt werden om kenmerken van de diensten van Welzorg aan te duiden, maar dat is niet het geval. Een taalkundige knipoog naar 'welzijn' en 'gezondheidszorg' is nog geen aanduiding van deze diensten. Toen ik mijn vrouw vroeg wat er aangeboden wordt onder het merk WELZORG varieerde haar antwoord van producten voor het welzijn van de huid tot de praktijk voor haptokenisie. Wellicht dat daartussen ergens zich de diensten en waren bevinden waarvoor WELZORG in het Benelux merkenregister is ingeschreven.

Met verwijzing naar 'welzijn' en 'gezondheidszorg', lijkt WELZORG nog het meest op een acroniem, waarbij 'wel' en 'zorg' taalkundig noch feitelijk iets met elkaar te maken hebben. Met een beetje goede wil is denkbaar dat er toch een verband tussen beide woorden bestaat, in die zin dat 'wel' het adjectief bij 'zorg' is. Ongetwijfeld zal een neerlandicus (of germanist) huiveren bij die mogelijkheid en WELZORG afdoen als een taalkundig gedrocht, waarmee de taalkundige twist of kronkel van Welzorg gegeven is. Dus, is i.c. één plus één drie! Welzorg getuigt naar mijn smaak van een taalkundige vondst die beslist onder het regime van Baby-Dry en co. valt.

Voorts dient WELZORG te worden getoetst aan het criterium van Doublemint, d.w.z. de controle of het woord WELZORG ook door andere marktdeelnemers kan worden gebruikt om hun waren of diensten aan te duiden. Het antwoord daarop is nee, de taalkundige twist is niet gangbaar, eerder zeer ongebruikelijk dat het onaannemelijk is te veronderstellen dat marktdeelnemers van Welzorg is staat moeten zijn die benaming ook te gebruiken.

Tot slot. Het onderscheidend vermogen van tekens speelt in het bijzondere een rol bij de beschermingsomvang van het teken. Zeer sterke merken zijn vaak merken die helemaal niets zeggen, althans niets met de diensten of waren waarop ze betrekking hebben van doen hebben. Denk aan Shell. Overigens moet het zo zijn dat het ondernemer vanuit marketingperspectief voldoende ruimte krijgt om creatief te zijn. De meeste ondernemers willen dat hun merk iets zegt over hun product of de dienst die onder dat merk wordt aangeboden. Het is geruststellend dat de voornoemde arresten vooral zijn geschreven met het algemeen belang in het achterhoofd. Merkenrecht is er om de mededinging te reguleren, niet om die te frustreren. De grens zal te allen tijde (door het Benelux merkenbureau) getrokken worden daar waar collega-ondernemers in de normale uitoefening van hun bedrijf worden belemmerd doordat een ander tracht op een louter beschrijvend woord of combinatie van louter beschrijvende woorden te zitten. Echter, net zoals 'Bakken en Braden' voor boter, 'Keep-Up' voor beha's, 'Schenkstroop' voor stroop, blijft ook WELZORG voor (medische) hulptoestellen binnen die grens.

2004 © mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl